print this page
(495)764-45-16

Правовой блог

Надо ли проверять права первого лицензиара в цепочке

5 февраля 2019

   Лицензиат при покупке прав на объект интеллектуальной собственности по договору об отчуждении исключительного права не проверяет основание и порядок перехода права к лицензиару от первоначального правообладателя.

Последствия

   За приобретателем (лицензиатом) не признают права на соответствующий объект интеллектуальной собственности. Договор об отчуждении исключительного права, лицензионный договор будут недействительными.

Основание

   Пункт 1 статьи 1229, пункт 1 статьи 1233 ГК РФ:

   Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

   Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных законом (п. 1 ст. 1229). Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе посредством договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора (п. 1 ст. 1233).

Как предотвратить

   Необходимо проанализировать всю цепочку переходов исключительного права от автора (для тех объектов, на которое возникает право авторства) или первоначального правообладателя к приобретателю (лицензиату).

   Важно установить, какие правоотношения связывали авторов и последующего правообладателя. Допустимы несколько вариантов:

а) авторы — работники правообладателя. При этом объект интеллектуальной собственности был создан вследствие реализации ими трудовой функции;

б) авторы — исполнители по договору авторского заказа (для объектов авторского права) или НИОКР (для патентоохраняемых объектов), которым предусмотрен переход исключительного права к заказчику;

в) авторы передали исключительное право по договору об отчуждении исключительного права либо предоставили лицензию с правом сублицензии.

   Если указанные правовые основания отсутствуют, потенциальный правоприобретатель (лицензиат) должен потребовать от правоотчуждателя (лицензиара) заключить с авторами договор об отчуждении исключительного права прежде, чем самому вступать с ним в правоотношение. Сделки по переходу прав на объекты интеллектуальной собственности от предшествующих правообладателей нужно проверять на их действительность.

   В договоре об отчуждении исключительного права (лицензионном соглашении) стоит предусмотреть условие об индемнити: обязательство отчуждателя прав на товарный знак возместить потери приобретателя, связанные с оспариванием третьим лицом правовой охраны товарного знака.

Судебная практика

   Общество «А.л.» обратилось с иском к ООО «А.1» о нарушении исключительных прав на составное произведение — контент сайта restoranonline.ru, а также взыскании компенсации.

   Суды установили, что истец приобрел права на контент сайта по договору исключительной лицензии с обществом «В.». Между тем в материалах дела отсутствуют доказательства передачи исключительного права от авторов к обществу «В.». В связи с этим истцу не удалось доказать наличие у него исключительных прав на сам сайт и его контент. В удовлетворении иска отказано.

Выдержка из судебного акта

   «Автором результата интеллектуальной деятельности может являться только гражданин, творческим трудом которого создан такой результат. У такого лица первоначально возникают исключительные авторские права, которые затем могут быть переданы иному лицу.

   Однако в материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие о передаче авторами спорного произведения исключительных авторских прав обществу “В.”, в связи с чем не подтвержден факт обладания названным лицом исключительными правами на спорный контент сайта restoranonline.ru.

   Учитывая данные обстоятельства, суды пришли к выводу о том, что факт возникновения исключительных прав у общества “А. л.” не доказан» (постановление СИП от 09.09.14 по делу № А60-33580/2013).

Судебная практика

   Общество «У.» (далее — завод) обратилось с исковым заявлением к ИП Л. и ООО «Р.» о признании недействительным заключенного между ответчиками лицензионного договора о предоставлении неисключительной лицензии в отношении товарного знака «Устьяночка».

   Как было установлено судом, между заводом (правообладатель по договору) и ИП Л. заключен договор об отчуждении исключительного права на товарный знак «Устьяночка». После этого ИП Л. предоставил лицензию на использование указанного товарного знака ООО «Р.».

   Спустя определенное время договор об отчуждении исключительного права на товарный знак «Устьяночка», заключенный между ИП Л. и заводом, признали недействительным.

   Ссылаясь на то, что лицензионный договор заключен ответчиками с нарушением требований закона, завод обратился в суд с указанным исковым заявлением. Суд удовлетворил его требования.

Выдержка из судебного акта

   «В момент заключения оспариваемого лицензионного договора правообладателем являлся предприниматель, который получил исключительное право на товарный знак “Устьяночка” на основании договора об отчуждении исключительного права.

   Однако, поскольку <…> договор об отчуждении исключительного права был признан недействительным, он не повлек никаких юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с его недействительностью. Предприниматель не является обладателем исключительного права на товарный знак “Устьяночка”, в связи с чем не мог заключать лицензионный договор о предоставлении права на использование данного товарного знака. В связи с вышеизложенным, заключённый между ответчиками лицензионный договор, признается судом недействительным на основании статьи 168 ГК РФ, т.к. он не соответствует требованиям статьи 1299 ГК РФ» (решение АС Архангельской области от 27.06.14 по делу № А05-3356/2014).

Оставить комментарий

ask a lawyer
contact us
book appointment
©2009-2019 ООО "Правовой Представитель". Все права защищены.
Не допускается копирование, переработка и иное использование содержимого сайта без нашего предварительного письменного согласия.
Адрес: г. Москва, ул. Маши Порываевой, 38а.
Teл.:(495)764-45-16.