print this page
(495)764-45-16

Правовой блог

Введение в заблуждение потребителей при отчуждении товарного знака

31 января 2019

   Стороны, заключая договор об отчуждении исключительного права, не учитывают, что это может стать причиной введения потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя

Последствия

Договор об отчуждении исключительного права будет недействительным.

Основание

   Пункт 2 статьи 1488 ГК РФ:

   Отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Как предотвратить

   При заключении договора об отчуждении исключительного права нужно оценить, не приведет ли подобное отчуждение к введению потребителей в заблуждение. Примерный перечень случаев, когда отчуждение исключительных прав рассматривается как вводящее в заблуждение, изложен в пункте 9.9.9 Административного регламента, утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.10.08 № 321.

   Стороны должны избегать, прежде всего, следующих «схем» отчуждения исключительного права на товарный знак:

— у отчуждателя исключительного права на товарный знак сохраняются права на сходное с ним фирменное наименование, промышленный образец или другой товарный знак. При этом отчуждатель и приобретатель ведут сходную деятельность.

— в состав обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, включено указание на место производства или сбыта товара. При этом приобретатель исключительного права находится в другом географическом объекте;

— исключительное право отчуждается в отношении части товаров и услуг, однородных с товарами и услугами, в отношении которых правообладатель товарного знака сохраняет за собой право на товарный знак.

   Эти обстоятельства, связанные с отчуждением исключительного права на товарный знак, должен также проверять лицензиат, приобретающий право использования на товарный знак от непервоначального правообладателя (который сам приобрел права от иного лица).

Судебная практика

   ООО «Ж.» обратилось с иском заявлением к А. о признании недействительным (ничтожным) договора об отчуждении исключительного права на товарные знаки.

   А., являясь генеральным директором ООО «Ж.», заключил с ним договор об отчуждении исключительного права на три товарных знаках со словесными обозначениями «ЖАНЕТТ» и «janett». После этого он сложил с себя полномочия директора, продал Ш. стопроцентную долю в уставном капитале общества «Ж.». По договору исключительной лицензии права на вышеуказанные знаки он передал третьем лицу — обществу «Э.».

   Суд по интеллектуальным правам вслед за судом апелляционной инстанции удовлетворил исковое требование, признав договор недействительным. Основанием для подобного решения послужил тот факт, что у истца сохранились права на фирменное наименование, сходное с товарным знаком. При этом ООО «Ж.» ведет деятельность по производству товаров, однородных с теми, в отношении которых зарегистрирован товарный знак. В таком случае отчуждение исключительного права по договору может стать причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Выдержка из судебного акта

   «Уступленный товарный знак со словесным обозначением “ЖАНЕТТ” воспроизводит фирменное наименование “Жанетт”, право на которое сохраняется за истцом, а уступленный товарный знак со словесным обозначением “janett” является транскрипцией словесного обозначения “Жанетт” латиницей.

   <…> в качестве случаев, которые могут ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, могут рассматриваться отчуждение товарного знака, воспроизводящего фирменное наименование лица, сохранившего за собой право на него и возможность изготовления товара, аналогичного товару, производимого под переданным товарным знаком.

   <…> Одновременное использование фирменного наименования “Жанетт” для индивидуализации продукции 25-го класса МКТУ истцом, как владельцем фирменного наименования, и ответчиком в качестве правообладателя товарных знаков, создает угрозу введения потенциальных потребителей в заблуждение <…>, поскольку судом установлено, что А., после приобретения спорных товарных знаков, произвел их передачу обществу “Э.” по лицензионному договору, при этом деятельность третьего лица также связана с производством обуви» (постановление СИП от 06.08.15 по делу № А41-28961/2014).

Оставить комментарий

ask a lawyer
contact us
book appointment
©2009-2021 ООО "Правовой Представитель". Все права защищены.
Не допускается копирование, переработка и иное использование содержимого сайта без нашего предварительного письменного согласия.
Адрес: г. Москва, ул. Маши Порываевой, 38а.
Teл.:(495)764-45-16.